A partir de proposições do Licensing Executive Society (LES) Brasil no Processo Administrativo SEI 52402.014019/2022-28 – fruto das conclusões havidas no Seminário Conjunto da Licensing Executive Society (LES) Brasil e da International Chamber of Commerce – ICC-Brasil – entendimentos técnicos relacionados ao registro/averbação de contratos de transferência de tecnologia foram recentemente revistos pela Diretoria do INPI.
Foram apresentadas pela LES Brasil proposições para avanços de ordem procedimental e material relativos à averbação/registro de contratos de licenciamento de tecnologia não patenteados (“licenciamento de Know How”) perante o INPI.
No aspecto formal, as proposições da LES Brasil relacionadas aos procedimentos para registro dos contratos de transferência de tecnologia perante o INPI foram: aceitação de assinaturas digitais, ausência de e-notarização e e-apostilamento para assinaturas de estrangeiros, desnecessidade de rubricas em todas as páginas do contrato, remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato preveja uma cidade brasileira como local de assinatura, e, por fim, desobrigação da apresentação de documentos societários e de representação legal da cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada e residente no Brasil .
A Diretoria do INPI – alicerçada nos Pareceres n° 00004/2020/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU e n° 00031/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU da Procuradoria Federal Adjunta – acolheu a maior parte das reivindicações procedimentais feitas pela LES Brasil.
No aspecto material, as proposições do LES Brasil concentraram-se na (i) necessidade de aceitação inequívoca, pelo INPI, do licenciamento de tecnologia não patenteada (Know How) e (ii) da possibilidade do pagamento de Royalties, antes do deferimento do Registro pelo INPI, relativamente a contratos sobre licenciamento de direitos de Propriedade Industrial (Patentes, Desenho Industrial e Marcas).
As importantes reivindicações de ordem material acima descritas, promovidas pelo LES Brasil, foram revistas e aprovadas pela Diretoria do INPI, seja reconhecendo integralmente os efeitos do licenciamento de Know How, seja não vindo a impedir a pactuação de Royalties em contratos particulares cujo objeto sejam o licenciamento de direitos sobre Patentes, Desenho Industrial e Marcas.
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